申請人：胖猩猩有限公司
委托代理人：浙江哲力知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
被申請人：深圳市紅昕科技有限公司

申請人于2018年10月8日對第25716801號圖形商標（以下稱爭議商標）提出無效宣告請求，我局予以受理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
申請人的主要理由：一、爭議商標與申請人引證的第21574151號圖形商標（以下稱引證商標）構(gòu)成使用在相同或類似商品或服務(wù)上的近似商標。申請人引證商標經(jīng)申請人長期使用，已具有一定知名度和影響力。二、引證商標圖形作品于2012年9月17日創(chuàng)作完成，并在美國進行了版權(quán)登記，被MBB集團于2017年5月1日購買，并于2017年6月29日將全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓于申請人，爭議商標與申請人著作權(quán)作品構(gòu)成實質(zhì)性相同，爭議商標屬于對申請人作品的抄襲和摹仿，損害了申請人在先著作權(quán)。三、爭議商標屬于對申請人在先商標的惡意搶注，被申請人為申請人的同行業(yè)競爭者，具有不正當競爭的惡意，違反了誠實信用原則，將造成不良的社會影響。綜上，依據(jù)2013年《中華人民共和國商標法》（以下稱《商標法》）第七條、第十條第一款第（七）項和第（八）項、第十五條第二款、第三十條、第三十一條、第三十二條、第四十四條第一款、第四十五條相關(guān)規(guī)定，請求宣告爭議商標無效。
申請人提交了以下主要證據(jù)（復印件形式）：
1、申請人商標在美國、加拿大的注冊信息；
2、國外展覽場地租賃合同及展會圖片；
3、深圳展覽場地租賃合同、廣告合同、發(fā)票及圖片；
4、申請人發(fā)票、網(wǎng)絡(luò)銷售平臺截圖；
5、廣告宣傳材料；
6、引證商標作品版權(quán)證書；
7、MBB集團與作者的轉(zhuǎn)讓協(xié)議、費用證明；
8、MBB集團與申請人的轉(zhuǎn)讓協(xié)議；
9、被申請人相關(guān)信息。
我局向被申請人寄送的答辯通知被郵局退回，我局通過1647期《商標公告》進行了公告送達，被申請人在規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。
經(jīng)審理查明：1、爭議商標由被申請人于2017年8月7日提出注冊申請，2018年7月28日核準注冊，核定使用在第40類凈化有害材料、空氣凈化、吹制玻璃器皿、材料處理信息、布料化學處理、水處理、榨水果、研磨、服裝定制、燒制陶器服務(wù)上。
2、爭議商標注冊申請日前，引證商標在先提出注冊申請，核定使用在第34類煙灰缸、香煙盒、小本卷煙紙、非醫(yī)用含煙草代用品的香煙、袖珍卷煙器等商品上，至本案審理時，為申請人名下有效注冊商標。
以上事實有商標檔案予以證明。
我局認為，鑒于本案爭議商標于2019年11月1日《商標法》修改決定實施前已獲準注冊，根據(jù)法不溯及既往原則，本案實體問題應(yīng)適用2013年《商標法》的有關(guān)規(guī)定。又因我局于2019年11月1日以后審理本案，故程序問題適用2019年《商標法》。
我局認為，申請人證據(jù)5、6為純外文證據(jù)，未提交中文譯文，申請人上述證據(jù)視為未提交。申請人請求宣告爭議商標無效援引的2013年《商標法》第七條為原則性條款，其具體精神體現(xiàn)在其他條款當中。鑒于引證商標初步審定日期在爭議商標注冊申請日之后，爭議商標與引證商標是否構(gòu)成使用在同一種或類似商品或服務(wù)上的近似商標，應(yīng)當歸于2013年《商標法》第三十一條項下審理，不適用2013年《商標法》第三十條的規(guī)定。我局將結(jié)合申請人的具體評審理由、在案證據(jù)及查明的事實，適用相應(yīng)的實體條款予以審理。經(jīng)評議，本案的主要焦點問題為：一、爭議商標與引證商標是否構(gòu)成2013年《商標法》第三十一條所指的使用在同一種或類似商品或服務(wù)上的近似商標。二、爭議商標的注冊是否損害申請人主張的在先著作權(quán) ，從而違反2013年《商標法》第三十二條關(guān)于申請商標注冊“不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”之規(guī)定。三、爭議商標的注冊是否構(gòu)成2013年《商標法》第三十二條所禁止的“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”之情形。
關(guān)于主要焦點問題一，爭議商標核定使用的凈化有害材料等服務(wù)與引證商標核定使用的煙灰缸等商品區(qū)別明顯，不屬于同一種或類似商品或服務(wù)，爭議商標與引證商標未構(gòu)成2013年《商標法》第三十一條所指的使用在同一種或類似商品或服務(wù)上的近似商標。
關(guān)于主要焦點問題二，判定爭議商標的注冊是否損害申請人在先著作權(quán)，須考慮申請人所述的圖形作品（以下稱涉案作品）是否構(gòu)成我國著作權(quán)法保護的作品、申請人是否對涉案作品享有在先著作權(quán)、爭議商標與涉案作品是否構(gòu)成實質(zhì)性相似及原被申請人是否存在接觸涉案作品的可能等因素。首先，申請人所述的涉案作品表現(xiàn)形式獨特，具有一定的獨創(chuàng)性，構(gòu)成美術(shù)作品，屬于我國著作權(quán)法保護的作品。其次，申請人提交的證據(jù)7MBB集團與作者的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，簽署時間為2017年5月1日，證據(jù)8MBB集團與申請人的轉(zhuǎn)讓協(xié)議，簽署時間為2017年6月29日，以上時間均早于爭議商標注冊申請日，在無相反的證據(jù)情況下，我局可以認定申請人對涉案作品享有在先著作權(quán)。再次，爭議商標圖形與涉案作品在構(gòu)成要素、表現(xiàn)形式、視覺效果等方面相同，屬于相同作品。最后，申請人提交的發(fā)票等部分證據(jù)可以證明，在爭議商標申請日之前，申請人已在實際商業(yè)活動中對涉案作品進行使用，且被申請人與申請人所屬國不同，不同歷史、文化背景下的不同主體各自獨立設(shè)計出相同圖形作品的概率極低。故我局有充分理由可以認定被申請人申請注冊爭議商標時有接觸到申請人涉案作品的可能性。綜上，被申請人未經(jīng)申請人許可或同意，將與申請人在先作品相同的圖形作為爭議商標申請注冊，其行為構(gòu)成2013年《商標法》第三十二條所指損害申請人在先著作權(quán)之情形。
關(guān)于主要焦點問題三，《商標法》第三十二條對于在先使用商標的保護是以該商標在系爭商標的注冊申請日之前已經(jīng)在與系爭商標指定使用的商品相同或相類似的商品上使用，并為一定范圍內(nèi)相關(guān)公眾所知曉為適用條件。本案中，申請人大部分證據(jù)顯示時間晚于爭議商標注冊申請日，部分證據(jù)未顯示使用主體、使用時間等，且證據(jù)顯示商品與爭議商標核定使用服務(wù)不屬于同一種或類似商品或服務(wù)，綜合申請人提交的全部在案證據(jù)不足以證明在爭議商標注冊申請日前，申請人在爭議商標核定使用服務(wù)相同或類似服務(wù)上已經(jīng)在先使用爭議商標圖形，并通過宣傳、推廣具有一定影響。因此，申請人關(guān)于爭議商標系以不正當手段搶先注冊申請人已經(jīng)使用并有一定影響的商標的主張缺乏事實依據(jù)，爭議商標的注冊未違反《商標法》第三十二條關(guān)于申請商標注冊“不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”之規(guī)定。
另，2013年《商標法》第十條第一款第（七）項所指的“帶有欺騙性”是指商標對其指定使用的商品或服務(wù)的質(zhì)量等特點作了與事實不符的表示，容易使公眾對商品或服務(wù)的質(zhì)量等特點產(chǎn)生錯誤的認識。2013年《商標法》第十條第一款第（八）項所指的具有不良影響是指商標本身的圖形、文字或其他構(gòu)成要素對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極的、負面的影響。我局經(jīng)評審認為，尚無充分理由可以認定爭議商標存在上述情形，申請人依據(jù)上述條款的相關(guān)主張不能成立。
2013年《商標法》第四十四條第一款所禁止的“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”的情形涉及的是撤銷商標注冊的絕對事由，這些行為損害的是公共秩序或公共利益，或是妨礙商標注冊管理秩序的行為。我局經(jīng)評審認為，尚無充分證據(jù)證明被申請人申請注冊爭議商標的行為屬于上述情形，申請人依據(jù)上述條款的相關(guān)主張不能成立。
申請人未提交證據(jù)證明其與被申請人具有2013年《商標法》第十五條第二款規(guī)定的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系，申請人依據(jù)上述條款的相關(guān)主張不能成立。
依照2013年《中華人民共和國商標法》第三十二條、2019年《中華人民共和國商標法》第四十四條第三款、第四十五條第一款、第二款和第四十六條的規(guī)定，我局裁定如下：
爭議商標予以無效宣告。
當事人如不服本裁定，可以自收到本裁定書之日起三十日內(nèi)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，并在向法院遞交起訴狀的同時或者至遲十五日內(nèi)將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我局。

合議組成員:張博慈
李釗
孫建新

2020年04月30日