申請人：江西貪玩信息技術有限公司
委托代理人：北京萬慧達知識產權代理有限公司
被申請人：鞍山眾益通盈醫(yī)藥投資有限公司
委托代理人：北京奧誠商標代理有限責任公司

申請人于2019年06月05日對第21127218號“貪玩藍月”商標（以下稱爭議商標）提出無效宣告請求，我局予以受理，現已審理終結。
申請人的主要理由：一、申請人是國內知名互聯網游戲公司，申請人及其“貪玩藍月”在國內游戲領域具有較高知名度。申請人對“貪玩藍月”享有著作權，故爭議商標的注冊損害了申請人現有的在先權利。另外，“貪玩藍月”是申請人于2016年4月26日推出的游戲。申請人“貪玩藍月”商標在網絡電子游戲等領域具有一定影響。爭議商標的注冊亦構成“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的情形。二、被申請人申請爭議商標并非為自身的實際使用，且其申請商標數量接近600件，明顯超出了必要使用限度，具有“搭便車、傍名牌”，擾亂商標市場管理秩序的惡意。三、國家企業(yè)信用信息公示系統顯示，被申請人的經營范圍包含“商標代理”，故被申請人除了對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。綜上，依據《中華人民共和國商標法》（以下稱《商標法》）第四條、第七條、第十條第一款第（八）項、第十九條第四款、第三十二條、第四十四條第一款的規(guī)定，請求對爭議商標予以無效宣告。
申請人提交了以下主要證據（光盤證據）：
1、申請人企業(yè)信息、企業(yè)名稱變更核準通知；
2、申請人官方網站、貪玩手游等游戲平臺截圖；
3、申請人部分榮譽材料；
4、關于申請人及其名下游戲的媒體報道材料；
5、“貪玩藍月”軟件著作權證書；
6、貪玩藍月游戲入庫及開服記錄截圖、“貪玩藍月”頁游和手游官網首頁等截圖；
7、“貪玩藍月”的百度百科介紹材料；
8、廣告宣傳合同及發(fā)票、廣告宣傳材料；
9、在先商標不予注冊決定書；
10、被申請人名下商標列表、被申請人企業(yè)信息等。
被申請人答辯的主要理由：爭議商標系被申請人獨創(chuàng)，并非搶注而來的商標。此外，在爭議商標申請注冊之前，申請人“貪玩藍月”尚未具有較高知名度。且申請人未將“貪玩藍月”作為商標使用，而是將其作為游戲名稱使用，故不屬于未注冊商標。爭議商標核定使用的服務與申請人“貪玩藍月”網頁游戲不屬于類似商品。故爭議商標的注冊未違反《商標法》第三十二條的規(guī)定。爭議商標的注冊使用亦未違反《商標法》第四條、第七條、第十條第一款第（八）項、第十九條、第四十四條第一款的規(guī)定。綜上，請求對爭議商標予以維持。
針對被申請人的答辯理由，申請人提出如下主要質證意見：一、在爭議商標申請注冊之前，申請人“貪玩藍月”商標已具有一定影響。且在先《商標不予注冊的決定》中亦認定“貪玩藍月”商標在爭議商標申請注冊之前，在電子游戲領域具有一定影響。故爭議商標的注冊構成“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的情形。二、被申請人企業(yè)經營范圍曾包括“商標代理”，即使被申請人對其經營范圍進行了變更，也不能改變其違反《商標法》第十九條第四款規(guī)定的事實。三、被申請人并未提供證據證明其真實使用了惡意抄襲和囤積的大量申請商標，因此其具有“搭便車、傍名牌”，擾亂商標市場管理秩序的惡意。綜上，依據《商標法》第四條、第七條、第十條第一款第（八）項、第十九條第四款、第三十二條、第四十四條第一款的規(guī)定，請求對爭議商標予以無效宣告。
申請人補充提交了以下主要證據（光盤證據）：
1、申請人“貪玩藍月”游戲后臺統計數據、申請人百度推廣賬號后臺數據；
2、申請人“貪玩藍月”在百度和360搜索平臺的相關介紹材料；
3、申請人網絡推廣服務合同；
4、媒體報道材料；
5、廣告宣傳材料、孫紅雷代言“貪玩藍月”游戲相關合同；
6、在先商標不予注冊決定書、在先商標駁回復審決定書、在先行政判決書等。
經審理查明：一、爭議商標由本案被申請人于2016年8月29日申請注冊，2019年5月28日獲準注冊，核定使用在第41類學校（教育）等服務上。該商標的專用權期限至2027年10月27日。
二、至本案審理之時，被申請人名下尚有634件商標。
三、被申請人于2017年3月27日將經營范圍進行了變更，增加了“商標代理”業(yè)務。2019年8月20日經營范圍再次進行變更，刪除了“商標代理”業(yè)務。
以上事實由商標檔案、國家企業(yè)信用信息公示信息等在案佐證。
我局認為，鑒于本案爭議商標的獲準注冊日早于現行《商標法》的施行時間，根據法不溯及既往的原則，本案相關程序問題應適用現行《商標法》，實體問題則適用2013年《商標法》。
據當事人理由、請求及我局查明事實，本案的焦點問題可歸納為：一、爭議商標的注冊是否損害申請人著作權，是否構成“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的情形，從而違反2013年《商標法》第三十二條的規(guī)定。二、爭議商標的注冊是否構成2013年《商標法》第十九條第四款的規(guī)定。三、爭議商標的注冊是否違反2013年《商標法》第四十四條第一款的規(guī)定。
針對焦點問題一，我局認為，首先，關于爭議商標的注冊是否損害申請人在先著作權，我局認為，爭議商標表現為普通印刷體的漢字“貪玩藍月”，其不屬于我國《著作權法》意義上的美術作品。故申請人關于爭議商標的注冊損害其在先著作權的主張，缺乏事實依據，我局不予支持。其次，關于爭議商標的注冊是否構成“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的情形，我局認為，申請人提交的廣告宣傳材料、榮譽材料等證據可以證明其“貪玩藍月”商標在通過計算機網絡提供在線的游戲服務上在先使用并有一定影響。爭議商標“貪玩藍月”與申請人在先使用商標“貪玩藍月”文字構成、呼叫相同，構成近似商標。爭議商標核定使用的在計算機網絡上提供在線游戲與申請人商標在先使用的通過計算機網絡提供在線游戲服務在服務目的、內容、性質等方面相同，屬于同一種服務。綜上，爭議商標在在計算機網絡上提供在線游戲服務上的注冊構成“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的情形，違反了2013年《商標法》第三十二條的規(guī)定。但鑒于，申請人提交的證據尚難以證明申請人在先將“貪玩藍月”商標使用在與爭議商標核定使用的學校（教育）、提供在線電子出版物（非下載）、節(jié)目制作、提供博物館設施（表演、展覽）、幼兒園、安排和組織培訓班、健身指導課程、為藝術家提供模特服務等在服務目的、內容性質等方面相同或相近的同一種或類似服務上，更不能證明具有一定影響。因此，爭議商標在學校（教育）、提供在線電子出版物（非下載）、節(jié)目制作、提供博物館設施（表演、展覽）、幼兒園、安排和組織培訓班、健身指導課程、為藝術家提供模特服務上的注冊未違反2013年《商標法》第三十二條的規(guī)定。
針對焦點問題二，我局認為，《中華人民共和國商標法實施條例》第八十四條第一款規(guī)定：商標法所稱商標代理機構，包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業(yè)務的服務機構和從事商標代理業(yè)務的律師事務所。據查明事實可知，被申請人在爭議商標獲準注冊之前，將營業(yè)執(zhí)照經營范圍進行變更，增加了“商標代理”項目，故其在爭議商標獲準注冊之前，屬于《商標法》第十九條規(guī)定的“商標代理機構”。雖然被申請人在本案受理后向工商局提起變更登記，主動刪除了營業(yè)范圍中的“商標代理”項目，但《商標法》第十九條第四款之規(guī)定作為一條強制性的法律規(guī)范，其目的就在于禁止商標代理機構在代理服務之外的商品或服務上申請注冊商標。如果允許將商標代理機構申請的非代理服務商標于日后通過變更企業(yè)經營范圍的方式視為障礙消除，那么，該條款將失去規(guī)制作用，因為一旦該商標申請被受理，商標代理機構都可以通過變更企業(yè)經營范圍的方式注冊非代理服務商標，可能會在客觀上起到縱容商標代理機構違背誠實信用原則利用自身業(yè)務優(yōu)勢惡意搶注商標的行為。故爭議商標的注冊違反了2013年《商標法》第十九條第四款的規(guī)定。
針對焦點問題三，我局認為，據查明事實可知，至本案審理之時，被申請人名下尚有634件申請商標，明顯超出其使用的可能。且被申請人亦未提交證據證明其對其名下申請商標具有真實使用意圖并實際投入商業(yè)使用。因此，可以認定被申請人申請注冊商標的行為屬于大量囤積商標，該行為擾亂商標注冊秩序、損害社會公共利益。爭議商標的注冊構成了“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”的情形，從而違反2013年《商標法》第四十四條第一款的規(guī)定。
此外，尚無證明證明爭議商標屬于2013年《商標法》第十條第一款第（八）項所指情形。另外，2013年《商標法》第四條、第七條系原則性條款，鑒于我局已適用2013年《商標法》的具體條款對本案進行審理，故我局對此不再單獨評述。
綜上，申請人無效宣告理由部分成立。
依照2013年《中華人民共和國商標法》第十九條第四款、第三十二條、第四十四條第一款、《中華人民共和國商標法》第四十五條第一款、第二款和第四十六條的規(guī)定，我局裁定如下：
爭議商標予以無效宣告。
當事人如不服本裁定，可以自收到本裁定書之日起三十日內向北京知識產權法院起訴，并在向法院遞交起訴狀的同時或者至遲十五日內將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我局。

合議組成員:黃許麗
王超
閆潔

2020年04月30日