關(guān)于第12676248號“上海故事STORY OF shanghai及圖”商標(biāo)無效宣告請求裁定書

發(fā)布時間：2020-07-03 16:22　　瀏覽：2509　　來源：爵朗知產(chǎn)

申請人：上海故事絲綢發(fā)展有限公司
委托代理人：北京金杜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
被申請人：杭州綾絕頂服飾有限公司
委托代理人：北京高沃國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

申請人于2018年06月29日對第12676248號“上海故事STORY OF shanghai及圖”商標(biāo)（以下稱爭議商標(biāo)）提出無效宣告請求，我局予以受理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
申請人的主要理由：一、“上海故事”是申請人使用多年并已建立極高知名度的注冊商標(biāo)。爭議商標(biāo)與申請人的第10087133號“上海故事”商標(biāo)（以下稱引證商標(biāo)）構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)。二、爭議商標(biāo)的實際使用容易使消費者對商品來源、品質(zhì)等特點產(chǎn)生誤認(rèn)，爭議商標(biāo)的實際使用將具有欺騙性。被申請人有意摹仿他人在先知名商標(biāo)的行為也將產(chǎn)生“不良影響”，并屬于以“其他不正當(dāng)手段”申請商標(biāo)注冊的行為。三、被申請人股東親屬曾在申請人公司工作，屬于明知爭議商標(biāo)存在并進行搶注的行為。四、被申請人惡意注冊他人在先知名商標(biāo)的行為，且在與申請人達成許可協(xié)議和簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議、簽署轉(zhuǎn)讓聲明并遞交商標(biāo)轉(zhuǎn)讓申請后，私自將該商標(biāo)辦理了商標(biāo)質(zhì)押登記，對申請人的利益造成巨大損失，被申請人的不誠信的行為將擾亂商標(biāo)注冊秩序和正常的市場競爭秩序，造成惡劣的社會影響。綜上，請求依據(jù)2013年《中華人民共和國商標(biāo)法》（以下稱2013年《商標(biāo)法》）第四條、第十條第一款第（七）和（八）項、第十五條第二款、第三十條、第四十四條第一款、第四十五條的規(guī)定，對爭議商標(biāo)予以無效宣告。
申請人提交了以下主要證據(jù)（復(fù)印件和光盤形式）：
1、申請人的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；
2、申請人品牌發(fā)展歷程圖文介紹、上海故事品牌產(chǎn)品介紹小冊子；
3、部分“上海故事”直營店、合作店清單；
4、上海故事各大電子商務(wù)平臺銷售環(huán)境分析報告、以“上海故事”命名或者銷售“上海故事”產(chǎn)品的淘寶網(wǎng)店及其產(chǎn)品截圖；
5、申請人對官方網(wǎng)站的聲明及天貓店搜索指南；
6、“全國企業(yè)信息信息公示系統(tǒng)”中檢索杭州凌絕頂服飾有限公司、杭州鸞羞服飾有限公司的記錄打印件及其申請商標(biāo)注冊檢索頁打印件；
7、“杭州鸞羞服飾有限公司”對申請人其他商標(biāo)提出異議的《商標(biāo)異議答辯通知書》及相關(guān)《準(zhǔn)予注冊決定》；
8、爭議商標(biāo)轉(zhuǎn)讓受理通知書。
被申請人答辯的主要理由：一、被申請人及控股股東最早自2002年起經(jīng)營上海故事品牌，遠遠早于申請人引證商標(biāo)的申請注冊日。爭議商標(biāo)經(jīng)使用與宣傳已具有一定的知名度和影響力，并持續(xù)至今。被申請人還對“上海故事及圖”申請了相關(guān)專利和版權(quán)保護。二、依據(jù)2013年《商標(biāo)法》第五十九條第三款的規(guī)定，在先使用并未注冊的商標(biāo)經(jīng)使用具有一定知名度之后都可以與已注冊商標(biāo)商標(biāo)共存，本案中爭議商標(biāo)在先使用具有一定知名度并且已經(jīng)注冊的商標(biāo)能夠與本案引證商標(biāo)共存。三、爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)。四、爭議商標(biāo)為被申請人獨創(chuàng)，不存在任何主觀惡意行為，無任何不良影響。綜上，請求維持爭議商標(biāo)的注冊。
被申請人提交了以下主要證據(jù)（復(fù)印件和光盤形式）：
1、 被申請人的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；
2、被申請人自營“上海故事”實體店鋪情況（包括，房屋出租協(xié)議、合同及南京夫子廟上海故事專賣店照片；證明及杭州河坊街上海故事專賣店照片；證明、房屋租賃合同及紹興魯迅故居上海故事專賣店照片；上海迪士尼上海故事品牌經(jīng)銷合同）；
3、經(jīng)公證的被申請人自營或授權(quán)經(jīng)營的部分“上海故事”網(wǎng)上店鋪、銷售額、廣告費、品牌排名情況；
4、部分經(jīng)銷商證明、主體證明、授權(quán)經(jīng)營協(xié)議、網(wǎng)店情況；
5、部分入駐平臺協(xié)議；
6、部分供應(yīng)商合同及證明；
7、浙江省檢驗檢疫科技技術(shù)研究院出具上海故事產(chǎn)品檢測報告；
8、產(chǎn)品展示照片；
9、入駐園區(qū)證明、榮譽證明；
10、知識產(chǎn)權(quán)證明等。
針對被申請人的答辯，申請人提交了以下質(zhì)證意見：一、引證商標(biāo)具有顯著性和標(biāo)識意義，被申請人主張的爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)可以共存并無法律和事實依據(jù)。二、被申請人自始至終使用的都是申請人設(shè)計并享有著作權(quán)的“上海故事”設(shè)計體商標(biāo)，被申請人開設(shè)店鋪或授權(quán)他人銷售的“上海故事”產(chǎn)品都是基于申請人的授權(quán)許可，并且這些店鋪使用的都是申請人設(shè)計并享有著作權(quán)的“上海故事”設(shè)計體商標(biāo)。申請人及其關(guān)聯(lián)公司最早于2007年9月就曾將設(shè)計后的“上海故事”作為美術(shù)作品辦理作品登記。三、申請人及其關(guān)聯(lián)公司早在2005年3月14日就曾將“上海故事”作為商標(biāo)在第25類提出申請，因商標(biāo)中包含地名“上?！币恢北获g回，未能取得注冊。申請人及其關(guān)聯(lián)公司最早于2007年9月就曾將設(shè)計后的“上海故事”作為美術(shù)作品辦理作品登記。四、申請人對被申請人提交的證據(jù)的真實性存疑，認(rèn)為有必要進行當(dāng)面質(zhì)證，特提出口頭審理請求。
同時，申請人補充提交了以下證據(jù)（復(fù)印件）：
1、申請人2009年給南京夫子廟上海故事專賣店的發(fā)貨記錄；
2、申請人及其關(guān)聯(lián)公司授權(quán)被申請人實際控制人陳德勇的胞姐陳妙珠開設(shè)杭州河坊街上海故事專賣店的特許加盟備忘錄；
3、申請人及其關(guān)聯(lián)公司授權(quán)被申請人實際控制人陳德勇的胞姐陳妙珠、陳柳珠開設(shè)紹興魯迅故居上海故事專賣店的特許加盟備忘錄及房屋租賃合同；
4、申請人授權(quán)被申請人商標(biāo)許可使用合同、部分電商平臺授權(quán)書；
5、被申請人發(fā)送給申請人負(fù)責(zé)人的郵件及郵件所含的線上直營、加盟、分銷店鋪名單；
6、被申請人自認(rèn)基于許可合同的分許可人名單與其所稱合作商的對照表；
7、申請人向被申請人開具的商標(biāo)許可使用費發(fā)票及被申請人轉(zhuǎn)賬回單；
8、“上海故事品牌正品店”淘寶商品截圖；
9、上海神曲服飾有限公司工商資料、杭州桑蝶服飾有限公司工商資料、杭州鸞羞服飾有限公司工商資料、杭州尚閑派服飾有限公司工商資料、杭州輕羅服飾有限公司工商資料、杭州繞錦服飾有限公司工商資料、杭州潘河貿(mào)易有限公司工商資料；
10、“上海故事”商標(biāo)信息頁；
11、申請人“上海故事”美術(shù)作品登記證書；
12、電視節(jié)目制作客戶參與協(xié)議、“上海故事”宣傳照片拍攝協(xié)議書、合作協(xié)議及燈箱定做合同與設(shè)計稿；
13、印制合約書；
14、“上海故事”宣傳冊；
15、爭議商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；
16、在先判決書；
17、“上海紫琦服飾有限公司”和“上海紫詩服飾有限公司”工商資料；
18、上海昌熙實業(yè)有限公司工商資料等。
申請人向我局提出口頭審理的請求，為進一步查明相關(guān)案件事實，我局將質(zhì)證材料交換給被申請人。依據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法實施條例》第六十條、《商標(biāo)評審案件口頭審理辦法》第二條的規(guī)定，我局于2019年9月20日對本案在上海進行了口頭審理。
口頭審理結(jié)束后，申請人補充提交了以下意見：一、被申請人對爭議商標(biāo)的使用不屬于2013年《商標(biāo)法》第59條所指的在先使用并具有一定影響力的情形，爭議商標(biāo)與申請人的引證商標(biāo)依法也不具備共存的基礎(chǔ)。二、申請人與上海紫琦服飾有限公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系已在法院的生效判決中得到認(rèn)可。三、申請人一直以使用為目的進行商標(biāo)申請，從未有過惡意搶注或囤積的行為。四、請求撤回對本案爭議商標(biāo)依據(jù)2013年《商標(biāo)法》第十五條第二款提出的無效理由。
被申請人補充提交了以下意見：一、引證商標(biāo)申請日之前，被申請人已在先、持續(xù)使用了“上海故事”，為“上海故事”商標(biāo)的知名度、美譽度做出了巨大貢獻，考慮到利益平衡，兩商標(biāo)應(yīng)當(dāng)共存。二、被申請人的上述使用出于善意，而申請人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)有大量搶注知名商標(biāo)、風(fēng)景區(qū)地名、名人姓名的行為。同時，被申請人補充提交了專家意見書、申請人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的部分注冊商標(biāo)信息作為證據(jù)。
經(jīng)審理查明：
1、爭議商標(biāo)由被申請人于2013年5月30日申請注冊，經(jīng)異議核準(zhǔn)注冊，注冊公告刊登在2018年4月28日第1597期《商標(biāo)公告》上，指定使用在第25類服裝；內(nèi)衣；睡衣；鞋；帽；襪；手套(服裝)；領(lǐng)帶；圍巾；皮帶(服飾用)商品上。
2、引證商標(biāo)由申請人于2011年10月20日申請注冊，經(jīng)駁回復(fù)審重審、異議程序于2015年8月28日獲準(zhǔn)注冊，指定使用在第25類圍巾；披肩；領(lǐng)帶；手套(服裝)；嬰兒全套衣；游泳衣；婚紗；服裝；T恤衫；鞋；帽；襪；腰帶商品上。
3、申請人于2009年9月18日成立，法定代表人為楊求良，經(jīng)營范圍為服裝鞋帽、針紡織品、工藝禮品、太陽鏡、圍巾、項鏈、傘、從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。經(jīng)我局在國家企業(yè)信用信息網(wǎng)查詢，申請人的股東有楊求良、倪玉敏及上海紫琦服飾有限公司。
上海紫琦服飾有限公司成立于2003年4月24日，法定代表人為楊求良，經(jīng)營范圍為服裝鞋帽、日用百貨、針紡織品、傘、銷售；服裝、傘、圍巾、太陽鏡、加工、企業(yè)管理、商務(wù)信息咨詢、市場營銷策劃、供應(yīng)鏈管理、室內(nèi)裝潢設(shè)計。
4、2006年8月18日，上海紫琦服飾有限公司（甲方）與陳妙珠（乙方）簽訂了特許加盟備忘錄，甲方授權(quán)乙方“上海故事”特許經(jīng)營權(quán)，甲方同意乙方在杭州市河坊街開設(shè)的門店使用“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標(biāo)，授權(quán)經(jīng)營期限自2006年9月1日至2007年9月1日。2006年12月7日上海紫琦服飾有限公司（甲方）與陳妙珠（乙方）簽訂了特許加盟備忘錄，甲方授權(quán)乙方“上海故事”特許經(jīng)營權(quán)，甲方同意乙方在杭州市河坊街道136號開設(shè)的門店使用“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標(biāo)，授權(quán)經(jīng)營期限自2006年12月13日至2007年12月12日。同時，申請人提交了他人與吳柳芳簽訂的房屋租賃合同，房屋地址為杭州市河坊街136號，承租方為吳柳芳，房屋租賃期為2006年12月1日至2009年11月30日。2007年2月8日，上海紫琦服飾有限公司邀請加盟店的陳妙珠、吳柳芳參加春夏季新品展示會，會議時間為2007年3月22日至2007年3月23日。
2007年3月28日，上海紫琦服飾有限公司（甲方）與陳妙珠（乙方）簽訂了特許加盟備忘錄，甲方授權(quán)乙方“上海故事”特許經(jīng)營權(quán)，甲方同意乙方在杭州市武林路337號開設(shè)的門店使用“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標(biāo)，授權(quán)經(jīng)營期限自2007年2月14日至2008年2月13日。同時，申請人提交了他人與吳柳芳簽訂的房屋租賃合同，房屋地址為武林路337（101）號，承租方為吳柳芳，房屋租賃期為2006年4月25日至2008年4月25日。
2007年12月6日，上海紫琦服飾有限公司（甲方）與陳妙珠（乙方）簽訂了特許經(jīng)銷商協(xié)議 ，乙方在河坊街183號為甲方的“上海故事”、“STORY OF shanghai”品牌和產(chǎn)品進行經(jīng)銷、推廣活動。
2007年3月28日，上海紫琦服飾有限公司（甲方）與陳妙珠（乙方）簽訂了特許加盟備忘錄，甲方授權(quán)乙方“上海故事”特許經(jīng)營權(quán)，甲方同意乙方在浙江省紹興市魯迅中路240號開設(shè)的門店使用“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標(biāo)，授權(quán)經(jīng)營期限自2007年1月29日至2008年1月28日。同時，申請人提交了他人與陳柳珠簽訂的房屋租賃合同，租賃房屋坐落在紹興市魯迅故里主街區(qū)33號，承租方為陳柳珠，房屋租賃期為2007年2月4日至2008年2月3日。
5、被申請人于2010年12月13日成立，法定代表人為陳德勇，經(jīng)營范圍為網(wǎng)上銷售：服裝，床上用品，家具用品，針織品，鞋帽箱包，工藝禮品，日用百貨，數(shù)碼產(chǎn)品，絲綢制品，化妝品（除分裝）。
6、被申請人提交的證據(jù)2為最早使用“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標(biāo)的材料。
被申請人提交的證據(jù)2中的房屋出租協(xié)議、合同及南京夫子廟上海故事專賣店照片顯示：陳德勇于2006年9月25日與他人簽訂房屋租賃合同，租賃南京市秦淮區(qū)夫子廟貢院西街127號經(jīng)營上海故事專賣店，租賃期限為2006年10月28日至2009年10月27日；陳德勇于2008年6月6日與他人簽訂房屋租賃合同，租賃南京市秦淮區(qū)貢院街168號的店面房開設(shè)上海故事專賣店，租期從2008年7月7日至2011年7月6日。2008年6月20日，陳德勇與南京悅恒裝飾工程有限公司簽訂合同，委托南京悅恒裝飾工程有限公司對夫子廟貢院街168號進行改造裝飾，工期自2009年12月1日至2009年12月16日。
被申請人提交的證據(jù)2中的證明及杭州河坊街上海故事專賣店照片及顯示：河坊街商戶陳德勇、陳妙珠自2008年3月開始租用位于杭州市河坊街191-201號的店面房，經(jīng)營品牌上海故事絲綢服飾圍巾。
被申請人提交的證據(jù)2中的證明、房屋租賃合同及紹興魯迅故居上海故事專賣店照片顯示：經(jīng)營戶陳柳珠、陳德勇在2006年至2008年期間租用紹興魯迅故里景區(qū)內(nèi)的魯迅中路242號商鋪，經(jīng)營“上海故事”品牌的系列產(chǎn)品如絲綢、圍巾等。房屋租賃合同顯示，陳柳珠、陳德勇與紹興魯迅故里有限公司于2007年1月18日簽訂合同，租賃的房屋坐落在魯迅故里主街區(qū)33號，租賃期限為2007年2月4日至2008年2月3日。
上述專賣店圖片上均顯示“上海故事”及“STORY OF shanghai”標(biāo)識。
7、經(jīng)我局于2019年9月20日對本案進行口頭審理得知，陳妙珠與被申請人的法定代表人陳德勇有親戚關(guān)系，其為被申請人法定代表人的姐姐，該事實由雙方當(dāng)事人在庭審筆錄上簽字確認(rèn)。
上述事實有商標(biāo)檔案和申請人提交的證據(jù)（證據(jù)1、補充證據(jù)2、補充證據(jù)3、補充證據(jù)17）、被申請人提交的證據(jù)（1、2）、庭審筆錄在案佐證。
本案爭議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊日期早于2019年11月1日，根據(jù)法不溯及既往原則，實體問題應(yīng)適用2013年《商標(biāo)法》，本案的相關(guān)程序問題仍適用2019年《商標(biāo)法》。
經(jīng)合議組評議，我局認(rèn)為，
一、鑒于引證商標(biāo)申請日期早于爭議商標(biāo)申請日，但獲準(zhǔn)初步審定日期晚于爭議商標(biāo)，故對于爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)是否構(gòu)成相同或類似商品上的近似商標(biāo)，我局應(yīng)適用2013年《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定進行審理。
爭議商標(biāo)指定使用的服裝等商品與引證商標(biāo)核定使用的服裝等商品屬于相同或類似商品。爭議商標(biāo)文字部分與引證商標(biāo)在文字構(gòu)成、呼叫上相近，二者已構(gòu)成近似商標(biāo)。爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)并存于上述商品上易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，已構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標(biāo)。
二、被申請人主張依據(jù)2013年《商標(biāo)法》第五十九條第三款的規(guī)定爭議商標(biāo)可與引證商標(biāo)共存。2013年《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識?！笔紫龋摋l款旨在保護已經(jīng)在市場上在先自創(chuàng)并善意使用的未注冊但有一定影響商標(biāo)所有人的權(quán)益，并非商標(biāo)授權(quán)確權(quán)條款。其次，被申請人所謂早期經(jīng)營“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的證據(jù)不能證明是其自創(chuàng)使用。依據(jù)查明事實3可知，上海紫琦服飾有限公司與申請人的法定代表人均為楊求良，同時上海紫琦服飾有限公司亦為申請人的股東；依據(jù)查明事實4，申請人的股東上海紫琦服飾有限公司曾與陳妙珠簽訂了特許加盟備忘錄、特許經(jīng)銷商協(xié)議，上海紫琦服飾有限公司授權(quán)陳妙珠在杭州市河坊街店鋪、杭州市河坊街道136號店鋪、杭州市武林路337號店鋪、河坊街183號店鋪、紹興市魯迅故里主街區(qū)33號店鋪對“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的產(chǎn)品進行經(jīng)銷、推廣活動。上述申請人的股東上海紫琦服飾有限公司與陳妙珠簽訂合同的最早時間為2006年8月18日。根據(jù)查明事實6，陳德勇曾在2006-2008年間分別在南京市秦淮區(qū)夫子廟貢院西街127號、南京市秦淮區(qū)貢院街168號、杭州市河坊街191-201號、魯迅故里主街區(qū)33號單獨或與他人（陳妙珠或陳柳珠）開設(shè)門店，經(jīng)營“上海故事”品牌的系列產(chǎn)品。上述陳德勇最早租賃房屋的簽訂時間是2006年9月25日。據(jù)此可知，申請人授權(quán)陳妙珠經(jīng)營“上海故事”及“STORY OF shanghai”門店的時間早于陳德勇開設(shè)門店經(jīng)營“上海故事”及“STORY OF shanghai”產(chǎn)品的時間。依據(jù)查明事實5、7，陳德勇既為被申請人的法定代表人，又與陳妙珠具有親屬關(guān)系，陳德勇開設(shè)的門店位置與陳妙珠經(jīng)營“上海故事”及“STORY OF shanghai”門店的位置在距離上相近或重合。綜上，在案證據(jù)不能證明在引證商標(biāo)申請日之前，被申請人在先自創(chuàng)并善意使用了“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標(biāo)，因此被申請人請求爭議商標(biāo)應(yīng)與引證商標(biāo)共存的主張我局不予支持。
三、申請人援引的2013年《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)”是指商標(biāo)標(biāo)識本身對其指定商品的質(zhì)量等特點作了超過固有程度的表示，容易使公眾產(chǎn)生錯誤的認(rèn)識；申請人援引的2013年《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項“有其他不良影響”是指商標(biāo)對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極的、負(fù)面的影響。本案爭議商標(biāo)不存在上述情形，未違反上述兩項規(guī)定。
四、2013年《商標(biāo)法》第四十四條第一款“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的”是指爭議商標(biāo)注冊人在申請注冊商標(biāo)的時候，采取了向行政主管機關(guān)虛構(gòu)或者隱瞞事實真相、提交偽造的申請書件或者其他證明文件，以騙取商標(biāo)注冊的行為，或基于不正當(dāng)競爭、牟取非法利益的目的，惡意進行注冊的行為。在案證據(jù)尚不足以證明被申請人申請注冊爭議商標(biāo)時存在上述情形，故申請人該項主張不能成立。
另，申請人雖援引2013年《商標(biāo)法》第四條的規(guī)定，但未就該主張充分舉證，故我局對此不予支持。
被申請人關(guān)于申請人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)存在大量惡意搶注行為的主張不屬于本案審理范圍，我局對此不予評述。
綜上，申請人無效宣告理由部分成立。
依照2013年《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十一條、2019年《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十五條第一款、第二款和第四十六條的規(guī)定，我局裁定如下：
爭議商標(biāo)予以無效宣告。
當(dāng)事人如不服本裁定，可以自收到本裁定書之日起三十日內(nèi)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，并在向法院遞交起訴狀的同時或者至遲十五日內(nèi)將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我局。

合議組成員:李曉力
覃莎莎
高麗丹

2020年04月30日