申請人:北京學而思教育科技有限公司
委托代理人:北京中理通知識產(chǎn)權代理有限公司
被申請人:蘇州學而學文化傳媒有限公司
申請人于2019年06月06日對第21326626號“學而學”商標(以下稱爭議商標)提出無效宣告請求,我局予以受理,現(xiàn)已審理終結。
申請人的主要理由:一、申請人是國內知名的教育科技企業(yè),歷經(jīng)多年的發(fā)展,現(xiàn)已為行業(yè)翹楚,申請人的第9068528號“學而思”商標(以下稱引證商標一)具有極高的知名度和美譽度,請求認定引證商標一為馳名商標,對其予以馳名商標保護。二、爭議商標與申請人在先注冊的第7734627號“學而思”商標(以下稱引證商標二)、第10957109號“學而思”商標(以下稱引證商標三)、第5077160號“學而思”商標(以下稱引證商標四)、第5861449號“學而思及圖”商標(以下稱引證商標五)、第11974827號“學而思及圖”商標(以下稱引證商標六)、第10957111號“學而思”商標(以下稱引證商標七)、第13669628號“學而思”商標(以下稱引證商標八)、第23832207號“思而學”商標(以下稱引證商標九)已構成使用在類似服務上的近似商標。三、“學而思”為申請人字號,經(jīng)過申請人的長期使用和宣傳,已在相關領域內具有了很高的知名度,侵犯了申請人的在先商標權利、在先美術作品的版權、在先商號權。四、被申請人注冊爭議商標的行為存在主觀惡意,嚴重損害申請人的利益,違反誠實信用原則,構成以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的情形。綜上,爭議商標的注冊違反了《中華人民共和國商標法》(以下稱《商標法》)第四條、第七條第一款、第十三條、第十四條、第三十條、第三十二條、第四十四條第一款、第四十五條第一款的規(guī)定,宣告爭議商標無效。
申請人提交了以下主要證據(jù):
1、爭議商標與各引證商標信息;
2、學而思馳名商標認定申請材料;
3、“商標圖案問號加學而思培優(yōu)”美術作品版權登記證書;
4、“學而思商標圖案--圖形(問號)+學而思+受益一生的能力”美術作品版權登記證書;
5、北京世紀好未來教育科技有限公司為申請人關聯(lián)公司證明材料。
我局向被申請人郵寄的答辯材料被郵局退回,我局對其進行了公告送達,被申請人領取了答辯材料,被申請人答辯的主要理由:注冊商標“學而學”與引證商標“學而思”不構成近似商標,不會讓消費者造成混淆和誤認?!皩W而思”品牌雖需要保護,但并不意味可以隨意剝奪他人申請注冊商標的權利。請求維持爭議商標的注冊。
針對被申請人的答辯,申請人提出主要質證意見與申請書意見基本一致。
經(jīng)審理查明:1、爭議商標由被申請人于2016年9月18日提出注冊申請,指定使用在第16類“書籍”等商品上,經(jīng)我局初步審定之后,于2017年11月2日被北京學而思教育科技有限公司提起異議申請,我局經(jīng)審查決定,爭議商標準予注冊。
2、引證商標一至八均于爭議商標申請日前獲準注冊,其中,引證商標二、三核定使用在第16類“書籍”等商品上,引證商標一、四至八核定使用在第41類“教育”等服務上。上述商標注冊人均為本案申請人,且均為有效注冊商標。
3、引證商標九于2017年4月27日提出注冊申請,初審公告日期為2018年1月20日。
以上事實由商標檔案及異議決定予以佐證。
我局認為,鑒于爭議商標獲準注冊日期早于2019年11月1日,根據(jù)法不溯及既往的原則,本案的實體問題應適用2013年《商標法》,相關程序問題仍適用2019年《商標法》。2013年《商標法》第七條第一款為商標注冊使用的總則性規(guī)定,上述規(guī)定的立法精神已在2013年《商標法》的其他具體規(guī)定中有所體現(xiàn)。因此,我局將適用2013年《商標法》的其他具體規(guī)定對本案進行審理。根據(jù)當事人的事實、理由及請求,本案的焦點問題可歸納為:
一、爭議商標與引證商標一至九是否構成2013年《商標法》第三十條所指使用在類似商品上的近似商標。
本案中,爭議商標核定使用的“書籍”等商品與引證商標二、三核定使用的“書籍”等商品在生產(chǎn)原料、銷售場所、消費對象等方面存在密切關聯(lián),屬于類似商品。爭議商標文字“學而學”,與引證商標二、三的文字“學而思”在文字構成、呼叫、整體視覺效果等方面較為相近,已構成近似商標。爭議商標與引證商標二、三共同使用在上述同一種或類似商品上,易使相關公眾認為上述商標標識的商品來源于同一主體或者其提供者之間具有特定聯(lián)系,從而對商品來源產(chǎn)生混淆。因此,爭議商標與引證商標二、三已構成2013年《商標法》第三十條之規(guī)定。爭議商標核定使用的“書籍”等商品與引證商標一、四至八核定使用的服務不屬于類似商品或服務,故爭議商標在上述商品上與引證商標一、四至八未構成使用在類似商品或服務上的近似商標。引證商標九申請注冊日期晚于爭議商標申請日期,未構成爭議商標的在先權利障礙。
二、爭議商標的注冊是否構成2013年《商標法》第十三條規(guī)定之情形。
鑒于我局已認定爭議商標與引證商標二、三構成使用在類似商品上的近似商標,基于申請人在先商標對爭議商標予以無效宣告,申請人商標已獲法律保護的前提下,我局對于爭議商標的注冊是否構成2013年《商標法》第十三條所指情形不再予以評述。
三、爭議商標的注冊是否構成2013年《商標法》第三十二條所指之情形。
2013年《商標法》第三十二條規(guī)定的“在先權利”是指在系爭商標申請注冊日之前已經(jīng)取得的除商標權以外的其他權利,商號權、姓名權均屬上述規(guī)定中的在先權利。本案中,爭議商標與申請人商號有所區(qū)別,未達到相同或基本相同之程度,爭議商標的注冊與使用不致使消費者將之與申請人商號相聯(lián)系,損害申請人的商號權。
本案中,爭議商標為純文字“學而學”,申請人所主張的享有著作權的作品由圖形及文字“學而思培優(yōu)”所構成,圖形及文字“學而思 受益一生的能力”所構成。因此爭議商標與申請人所主張的享有著作權的作品未構成實質性近似,爭議商標的注冊與使用未侵犯申請人的在先著作權。因此,爭議商標的注冊未構成2013年《商標法》第三十二條所指“損害他人現(xiàn)有的在先權利”之情形。
2013年《商標法》第三十二條規(guī)定:“申請商標注冊......,也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。 “他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”系指在先使用的未注冊商標,本案申請人在同一種或類似商品上已有在先商標獲準注冊,且我局在前述已適用2013年《商標法》第三十條對申請人的在先商標權進行保護,故不再適用2013年《商標法》第三十二條之相關規(guī)定。
另、2013年《商標法》第四十四條第一款所指的“不正當手段”系指擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。申請人在本案中證明爭議商標存在上述情形的證據(jù)不足,故我局對申請人該項主張不予支持。申請人稱爭議商標的注冊違反2013年《商標法》第四條規(guī)定的主張缺乏事實依據(jù),我局亦不予支持。
綜上,申請人無效宣告理由部分成立。
依照2013年《中華人民共和國商標法》第三十條、2019年《中華人民共和國商標法》第四十五條第一款、第二款和第四十六條的規(guī)定,我局裁定如下:
爭議商標予以無效宣告。
當事人如不服本裁定,可以自收到本裁定書之日起三十日內向北京知識產(chǎn)權法院起訴,并在向法院遞交起訴狀的同時或者至遲十五日內將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我局。
合議組成員:魏詩瑄
康陸軍
薛寅君
2020年04月30日
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