關(guān)于第4210110號(hào)“KH及圖”商標(biāo)無(wú)效宣告請(qǐng)求裁定書

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申請(qǐng)人：長(zhǎng)江實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司
委托代理人：北京安倫知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司
被申請(qǐng)人：東莞市長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)有限公司

申請(qǐng)人于2019年06月24日對(duì)第4210110號(hào)“KH及圖”商標(biāo)（以下稱爭(zhēng)議商標(biāo)）提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，我局予以受理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
申請(qǐng)人的主要理由：一、爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)侵犯了申請(qǐng)人“KH及圖”美術(shù)作品的在先著作權(quán)。二、爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人第774036號(hào)“KH及圖”商標(biāo)（以下稱引證商標(biāo)）構(gòu)成類似商品/服務(wù)上的近似商標(biāo)。三、申請(qǐng)人引證商標(biāo)經(jīng)廣泛宣傳和使用，具有極高的市場(chǎng)影響力，應(yīng)被認(rèn)定為“廣告宣傳代理；商業(yè)管理和組織咨詢”等服務(wù)上的馳名商標(biāo)。爭(zhēng)議商標(biāo)系對(duì)申請(qǐng)人馳名商標(biāo)的惡意抄襲和摹仿，易誤導(dǎo)公眾，致使申請(qǐng)人利益受損。四、爭(zhēng)議商標(biāo)系被申請(qǐng)人以不正當(dāng)手段提出的注冊(cè)申請(qǐng)，違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，超出了正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，易產(chǎn)生不良社會(huì)影響。綜上，申請(qǐng)人請(qǐng)求依據(jù)2013年《商標(biāo)法》第四十四條第一款、第四十五條第一款、第四條、第七條、第十三條、第三十條、第三十二條以及第十條第一款第（七）項(xiàng)、第（八）項(xiàng)等的相關(guān)規(guī)定，宣告爭(zhēng)議商標(biāo)無(wú)效。
申請(qǐng)人向我委提交了以下主要證據(jù)（復(fù)印件）：
一、申請(qǐng)人公司登記文件、公司招股章程、董事會(huì)中期報(bào)告會(huì)封面、房屋招標(biāo)出售廣告、董事會(huì)主席業(yè)務(wù)報(bào)告、申請(qǐng)人1994-2006年的年度報(bào)告、證明書、商標(biāo)列表、宣傳手冊(cè)；
二、被申請(qǐng)人工商登記信息、商標(biāo)列表、商標(biāo)檔案信息；
三、作品登記證書（國(guó)作登字-2013-F-00098635）；
四、北京市高級(jí)人民法院第（2013）高行終字第2351號(hào)和第2357號(hào)行政判決書、北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第1927號(hào)和1928號(hào)行政判決書、商評(píng)字（2012）第23154號(hào)重裁第206號(hào)裁定書、撤銷登記通知書、商評(píng)字（2018）第37342號(hào)裁定書、引證商標(biāo)檔案；
五、申請(qǐng)人官網(wǎng)介紹、百度百科和360百科對(duì)申請(qǐng)人公司的介紹等。
我局向被申請(qǐng)人寄送的答辯通知被郵局退回，我局通過(guò)《商標(biāo)公告》進(jìn)行了公告送達(dá)，被申請(qǐng)人在規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。
經(jīng)審理查明：
一、爭(zhēng)議商標(biāo)由被申請(qǐng)人于2004年8月9日提出注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在第25類“服裝；鞋；帽；手套（服裝）；皮帶（服飾用）；襪；童裝；嬰兒全套衣；防水服；領(lǐng)帶”商品上，后經(jīng)異議、異議復(fù)審程序，于2015年10月14日獲準(zhǔn)注冊(cè)并公告，現(xiàn)為有效注冊(cè)商標(biāo)。
二、申請(qǐng)人引證商標(biāo)的申請(qǐng)、注冊(cè)日期均早于爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)日期，核定使用在第35類廣告宣傳代理等服務(wù)上，現(xiàn)為有效的在先注冊(cè)商標(biāo)。
三、北京市高級(jí)人民法院在2014年6月20日作出的（2013）高行終字第2351號(hào)判決書中認(rèn)定：長(zhǎng)江實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（本案申請(qǐng)人）提交的證據(jù)可以證明，申請(qǐng)人是“KH及圖”標(biāo)志的著作權(quán)人，“KH及圖”圖樣屬于《著作權(quán)法》保護(hù)的作品。第4210105號(hào)“KH及圖”商標(biāo)與申請(qǐng)人享有著作權(quán)的作品完全一致，侵犯了申請(qǐng)人的著作權(quán)，依法應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。
我局認(rèn)為，根據(jù)法不溯及既往的原則，本案實(shí)體問(wèn)題應(yīng)適用2013年《商標(biāo)法》，相關(guān)程序問(wèn)題仍適用2019年《商標(biāo)法》。
2013年《商標(biāo)法》第四條、第七條屬于總則性規(guī)定，其精神已具體體現(xiàn)在《商標(biāo)法》其他條款的規(guī)定中，本案將根據(jù)申請(qǐng)人的具體評(píng)審理由適用相應(yīng)的實(shí)體條款予以審理。
2013年《商標(biāo)法實(shí)施條例》第六十二條規(guī)定：“商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)商標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)已經(jīng)作出裁定或者決定的，任何人不得以相同的事實(shí)和理由再次提出評(píng)審申請(qǐng)?！备鶕?jù)我局查明的事實(shí)，申請(qǐng)人曾就爭(zhēng)議商標(biāo)違反2001年《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的主張?zhí)岢鲞^(guò)評(píng)審請(qǐng)求，我局已作出裁定，現(xiàn)裁定已經(jīng)生效。申請(qǐng)人再次根據(jù)2013年《商標(biāo)法》上述規(guī)定提出評(píng)審申請(qǐng)，雖然增加了部分證據(jù)材料，亦未形成新的事實(shí)和理由。鑒于此，我局對(duì)申請(qǐng)人上述申請(qǐng)理由依法予以駁回。
一、關(guān)于申請(qǐng)人主張爭(zhēng)議商標(biāo)侵犯了其“KH及圖”作品的著作權(quán)。我局認(rèn)為，首先，申請(qǐng)人所述的“KH及圖”作品表現(xiàn)形式獨(dú)特，具有一定的獨(dú)創(chuàng)性，屬于我國(guó)著作權(quán)法保護(hù)的作品。其次，由申請(qǐng)人提供的相關(guān)證據(jù)和查明事實(shí)三可知，申請(qǐng)人自1972年開始使用該圖形，在無(wú)相反證據(jù)情況下，可以認(rèn)定申請(qǐng)人對(duì)涉案作品享有在先著作權(quán)。再次，申請(qǐng)人提供的證據(jù)可證明涉案作品“KH及圖”圖樣于1972年即已由申請(qǐng)人在香港公開使用，被申請(qǐng)人有接觸涉案作品的可能。最后，爭(zhēng)議商標(biāo)與涉案作品“KH及圖”在構(gòu)成要素、表現(xiàn)形式、視覺效果等方面完全相同，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似。綜上，被申請(qǐng)人未經(jīng)申請(qǐng)人許可或同意，將與申請(qǐng)人享有著作權(quán)的作品相近似的標(biāo)識(shí)注冊(cè)為爭(zhēng)議商標(biāo)，已損害了申請(qǐng)人的在先著作權(quán)。故爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)構(gòu)成2013年《商標(biāo)法》第三十二條所指的損害他人在先著作權(quán)的情形。
二、爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用的服裝等商品與引證商標(biāo)核定使用的廣告宣傳代理等服務(wù)在消費(fèi)對(duì)象、功能、用途等方面差別顯著，不屬于同一種或類似商品/服務(wù)，未構(gòu)成2013年《商標(biāo)法》第三十條所指之情形。
三、本案中，僅憑申請(qǐng)人提交的在案證據(jù)尚不足以證明申請(qǐng)人引證商標(biāo)已為相關(guān)公眾所熟知，且爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用的服裝等商品與申請(qǐng)人引證商標(biāo)核定使用的廣告宣傳代理等服務(wù)在服務(wù)對(duì)象、服務(wù)內(nèi)容等方面差異顯著，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)使用應(yīng)不致誤導(dǎo)公眾從而損害申請(qǐng)人的利益，故爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)未構(gòu)成2013年《商標(biāo)法》第十三條第三款所指的情形。
四、申請(qǐng)人提交的證據(jù)不足以證明爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)使用具有欺騙性，且該商標(biāo)注冊(cè)使用不易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量、來(lái)源等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)。故爭(zhēng)議商標(biāo)未違反2013年《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)之規(guī)定。
五、在依據(jù)2013年《商標(biāo)法》第三十二條能夠予以救濟(jì)的情況下，我局不再適用2013年《商標(biāo)法》第四十四條第一款予以規(guī)制。
另，申請(qǐng)人其他理由缺乏事實(shí)依據(jù)，我局不予認(rèn)可。
綜上，申請(qǐng)人無(wú)效宣告理由部分成立。
依照2013年《商標(biāo)法》第三十二條、2019年《商標(biāo)法》第四十五條第一款、第二款和第四十六條的規(guī)定，我局裁定如下：
爭(zhēng)議商標(biāo)予以無(wú)效宣告。
當(dāng)事人如不服本裁定，可以自收到本裁定書之日起三十日內(nèi)向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴，并在向法院遞交起訴狀的同時(shí)或者至遲十五日內(nèi)將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我局。

合議組成員:張會(huì)
高亞晶
劉盈盈

2020年05月06日