關于第11713548號“SUGIURANEEDLE”商標無效宣告請求裁定書

發(fā)布時間：2020-06-29 10:19　　瀏覽：2400　　來源：爵朗知產(chǎn)

申請人：格羅茨-貝克特兩合公司
委托代理人：北京信慧永光知識產(chǎn)權代理有限責任公司
被申請人：日本（杉浦）織針有限公司
委托代理人：福建泉州晨曦知識產(chǎn)權代理有限公司

申請人于2019年04月12日對第11713548號“SUGIURANEEDLE”商標（以下稱爭議商標）提出無效宣告請求，我局予以受理，現(xiàn)已審理終結。
申請人的主要理由：一、爭議商標與申請人在第7類的國際注冊第1149297號“Sugiura”商標（以下稱引證商標）構成在類似/密切關聯(lián)商品上的近似商標。二、在爭議商標申請注冊前，申請人“Sugiura”已在“編織針；縫紉針”等商品上大量使用并已享有較高知名度，屬于馳名商標，爭議商標是對申請人馳名商標的抄襲和模仿。三、被申請人是一家在中國香港地區(qū)注冊的公司，卻使用了與申請人合作伙伴“日本杉浦公司”類似的公司名稱，被申請人惡意明顯，其行為違反誠實信用原則，是以欺騙或不正當手段獲得注冊，且易使消費者對商品來源產(chǎn)生誤認。依據(jù)2013年《商標法》第七條、第十條第一款第（七）項、第（八）項、第十三條、第三十條、第三十二條、第四十四條第一款、第四十五條第一款規(guī)定，請求宣告爭議商標無效。
申請人提交了以下主要證據(jù)（U盤）：愛詞霸在線詞典中“NEEDLE”的解釋；日本株式會社杉浦制作所的相關介紹及其經(jīng)銷、參展情況；被申請人公司信息及石獅市環(huán)球針織機械配件經(jīng)營部、石獅市升松機械配件有限公司注冊信息等。
被申請人答辯的主要理由：一、爭議商標與引證商標不構成類似商品上的近似商標。二、申請人稱被申請人惡意復制、摹仿其馳名商標，違背誠實信用原則，以及爭議商標注冊使用造成不良影響等缺乏足夠的事實依據(jù)。引證商標顯示的申請日期為2013年3月2日，爭議商標申請日早于引證商標申請日。申請人在第26類申請的第19885612號“Sugiura”商標與爭議商標為在類似、密切關聯(lián)商品上的近似商標，但該商標已核準注冊，爭議商標亦應維持有效。日本株式會社杉浦制作所與申請人沒有直接關聯(lián)。引證商標在第7類商品上認定馳名商標證據(jù)不足。綜上，請求維持爭議商標的注冊。
被申請人提交了以下主要證據(jù)：國際注冊第1149297號“Sugiura”在第26類、第7類相關信息；第19885612號“Sugiura”商標信息。
經(jīng)審理查明：
1.爭議商標由被申請人于2012年11月7日申請注冊，于2014年4月14日核定使用在第26類“針；編織針；縫紉針；編織用鉤針；針盒；針匣；紡織鋼針；羅紋針；經(jīng)編機針；橫機針”商品上。
2.引證商標于2012年12月19日申請國際注冊，優(yōu)先權日期為2012年10月16日，2013年3月2日我局經(jīng)國際局通知收到該商標領土延伸保護至中國的申請，經(jīng)審查我局核準該商標在第7類“紡織機械的零部件和裝配組件，尤其是針、編織針以及機械的零部件；用于刺繡、縫紉、針腳式接合、連接以及絎縫機的針腳；用于經(jīng)編、緯編、針腳式接合、花邊鉤編的針腳、內(nèi)接縫針、將針（機械零部件）；用于傳動和控制針和墜子的針狀機械零部件”商品上領土延伸保護至中國的申請。
上述事實有商標檔案在案佐證。
我局認為，本案實體問題適用2001年商標法，程序問題適用2019年商標法。申請人援引的《商標法》第七條為總則性規(guī)定，本案將適用商標法具體條款規(guī)定進行審理。根據(jù)當事人理由、查明事實及商標法相關規(guī)定，本案焦點問題為：一、引證商標是否享有在先權利，以及爭議商標與引證商標是否構成2001年《商標法》第二十九條所指的使用在同一種或類似服務上的近似商標之情形。二、爭議商標是否構成2001年《商標法》第十三條所指的情形。三、爭議商標是否構成2001年《商標法》第三十一條所指的以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標之情形。四、爭議商標是否構成2001年《商標法》第十條第一款第（七）項、第（八）項所指的情形。五、爭議商標是否構成2001年《商標法》第四十一條第一款所指的情形。
關于焦點問題一。我局認為，根據(jù)查明事實，引證商標優(yōu)先權日期早于爭議商標申請日，據(jù)此，引證商標享有在先權利。爭議商標“SUGIURANEEDLE”中“NEEDLE”可譯為“針、編織針”，使用在針等核定商品上缺乏顯著性，爭議商標顯著識別文字為“SUGIURA”，與引證商標“Sugiura”英文相同，僅大小寫區(qū)別，爭議商標與引證商標構成近似標識。爭議商標與引證商標核定使用商品在功能用途、消費對象、銷售渠道等方面相近或具有較大的關聯(lián)性，爭議商標與引證商標在前述商品上并存使用，易使消費者誤認為商品來源于同一主體或者認為其來源有特定聯(lián)系，因此，爭議商標與引證商標已構成2001年《商標法》第二十九條所指的使用在同一種或類似商品上的近似商標之情形。
關于焦點問題二、三。鑒于本案已適用2001年《商標法》第二十九條規(guī)定對爭議商標予以無效宣告，申請人商標權利已得到保護，故不再適用2001年《商標法》第十三條規(guī)定及第三十一條“申請商標注冊……不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”規(guī)定予以審理。
關于焦點問題四。2001年《商標法》第十條第一款第（七）、（八）項規(guī)定是指商標的自身組成要素構成對指定商品的性能等產(chǎn)生夸大或欺騙性宣傳或?qū)ξ覈?、?jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負面的影響。我局認為，尚無證據(jù)表明爭議商標存在前述情形，故爭議商標未構成2001年《商標法》第十條第一款第（七）、（八）項所指的不得作為商標使用的情形。
關于焦點問題五。關于爭議商標是否構成2001年《商標法》第四十一條第一款“以欺騙手段或其他不正當手段取得注冊”之情形，我局認為，鑒于本案已依據(jù)《商標法》其他條款對爭議商標予以無效宣告，故不再適用該條款進行審理。
被申請人所稱申請人第19885612號商標的注冊情況與本案無必然關聯(lián)性，不能成為爭議商標應予維持注冊的當然理由。
依照2001年《商標法》第二十九條、2019年《商標法》第四十五條第一款、第二款和第四十六條的規(guī)定，我局裁定如下：
爭議商標予以無效宣告。
當事人如不服本裁定，可以自收到本裁定書之日起三十日內(nèi)向北京知識產(chǎn)權法院起訴，并在向法院遞交起訴狀的同時或者至遲十五日內(nèi)將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我局。

合議組成員:戴艷
曹娜
李嬌娜

2020年05月07日