關(guān)于第16467738號(hào)“DEGU+BWIM及圖”商標(biāo) 無效宣告請(qǐng)求裁定書 無效宣告請(qǐng)求裁定書

發(fā)布時(shí)間：2022-09-28 10:40　　瀏覽：127　　來源：爵朗知產(chǎn)

申請(qǐng)人：寶馬股份公司

委托代理人：北京市君合律師事務(wù)所

被申請(qǐng)人：陳海燕

 

商評(píng)分析人：深圳市爵朗知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司 簡(jiǎn)稱“爵朗知產(chǎn)”
專業(yè)領(lǐng)域：擅長(zhǎng)分析各類商標(biāo)疑難案件，量身定制疑難商標(biāo)注冊(cè)計(jì)劃。

 

 

申請(qǐng)人于2019年08月14日對(duì)第16467738號(hào)“DEGU+BWIM及圖”商標(biāo)（以下稱爭(zhēng)議商標(biāo)）提出無效宣告請(qǐng)求，我局予以受理，現(xiàn)已審理終結(jié)。

 

申請(qǐng)人的主要理由：申請(qǐng)人是“寶馬”、“BMW”等系列商標(biāo)的真正權(quán)利人，申請(qǐng)人商標(biāo)經(jīng)長(zhǎng)期廣泛的宣傳推廣與使用已具有很高的知名度，為相關(guān)公眾所熟知，并多次被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。1、爭(zhēng)議商標(biāo)構(gòu)成對(duì)申請(qǐng)人在第12類商品上在先注冊(cè)的馳名商標(biāo)的復(fù)制和摹仿，在實(shí)際使用中會(huì)淡化申請(qǐng)人商標(biāo)的顯著性，致使申請(qǐng)人利益受到損害。2、爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人在第25類商品上在先注冊(cè)的國(guó)際注冊(cè)第663925號(hào)“BMW”商標(biāo)、國(guó)際注冊(cè)第673219號(hào)“BMW及圖”商標(biāo)、國(guó)際注冊(cè)第1226362號(hào)“BMW及圖”商標(biāo)（以下統(tǒng)稱引證商標(biāo)一）、國(guó)際注冊(cè)第955419號(hào)圖形商標(biāo)、國(guó)際注冊(cè)第1241163號(hào)圖形商標(biāo)、國(guó)際注冊(cè)第645893號(hào)圖形商標(biāo)、國(guó)際注冊(cè)第945064號(hào)圖形商標(biāo)、國(guó)際注冊(cè)第1000463號(hào)“M及圖”商標(biāo)、國(guó)際注冊(cè)第1000390號(hào)“M及圖”商標(biāo)（以下統(tǒng)稱引證商標(biāo)二）、第2019284號(hào)“寶馬”商標(biāo)（以下稱引證商標(biāo)三）構(gòu)成相同或類似商品上的近似商標(biāo)。3、《M及圖》系列美術(shù)作品是由申請(qǐng)人獨(dú)創(chuàng)而成，早在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，該美術(shù)作品就已創(chuàng)作完成并公開發(fā)表。爭(zhēng)議商標(biāo)損害申請(qǐng)人的在先著作權(quán)。4、申請(qǐng)人“雙腎形進(jìn)氣格柵圖形”系列商標(biāo)經(jīng)申請(qǐng)人在先使用已具有一定影響，爭(zhēng)議商標(biāo)是以不正當(dāng)手段搶注他人商標(biāo)的惡意注冊(cè)。5、被申請(qǐng)人具有抄襲模仿申請(qǐng)人和他人知名商標(biāo)的一貫惡意，意圖攀附他人知名度以謀取不正當(dāng)利益。被申請(qǐng)人的行為已違反誠(chéng)實(shí)信用原則，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序。

 

綜上，依據(jù)2013年《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（以下簡(jiǎn)稱《商標(biāo)法》）第四條、第七條、第十條第一款第（八）項(xiàng)、第十三條第三款、第三十條、第三十一條、第三十二條、第四十四條第一款、第四十五條第一款的規(guī)定，請(qǐng)求宣告爭(zhēng)議商標(biāo)無效。

 

申請(qǐng)人提交了以下主要證據(jù)（光盤）：

 

1、申請(qǐng)人及其在華子公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)文件、部分網(wǎng)絡(luò)信息截圖、詞典等相關(guān)摘頁(yè)；

 

2、銷售數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；

 

3、“BMW”等系列商標(biāo)在世界范圍內(nèi)的注冊(cè)情況；

 

4、申請(qǐng)人及其品牌所獲榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)；

 

5、宣傳推廣材料、產(chǎn)品照片及介紹、媒體報(bào)道、活動(dòng)贊助、社會(huì)公益；

 

6、行政機(jī)關(guān)裁定、司法判決書、其他維權(quán)案例；

 

7、《全國(guó)重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄》、馳名商標(biāo)認(rèn)定批復(fù)；

 

8、設(shè)計(jì)師出具的聲明及翻譯、著作權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及翻譯；

 

9、被申請(qǐng)人及關(guān)聯(lián)人名下惡意注冊(cè)的商標(biāo)列表。

 

被申請(qǐng)人在我局規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。

 

經(jīng)審理查明：1、爭(zhēng)議商標(biāo)由被申請(qǐng)人于2015年3月11日提出注冊(cè)申請(qǐng)，2016年4月28日獲準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在第25類服裝、服裝綬帶等商品上，專用期限至2026年4月27日。

 

2、引證商標(biāo)一均于爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前，獲準(zhǔn)國(guó)際注冊(cè)，并指定到中國(guó)進(jìn)行領(lǐng)土延伸保護(hù)，核定使用在第25類服裝、鞋、帽、服裝綬帶等商品上；引證商標(biāo)二均已獲準(zhǔn)國(guó)際注冊(cè)，優(yōu)先權(quán)日均早于爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日，并指定到中國(guó)進(jìn)行領(lǐng)土延伸保護(hù)，核定使用在第25類服裝、鞋、帽等商品上。引證商標(biāo)三的申請(qǐng)日早于爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日，初步審定日晚，核定使用在第25類服裝等商品上。至本案審理時(shí)，上述各引證商標(biāo)的權(quán)利人均為本案申請(qǐng)人，且均為有效商標(biāo)。

 

3、申請(qǐng)人在第12類車輛、車輛及其零部件等商品上注冊(cè)了第282196號(hào)“BMW及圖”商標(biāo)、第784348號(hào)“寳馬”商標(biāo)、國(guó)際注冊(cè)第921605號(hào)“寶馬”商標(biāo)、第國(guó)際注冊(cè)第673219號(hào)“BMW及圖”商標(biāo)、第282195號(hào)“BMW”商標(biāo)（以下統(tǒng)稱引證商標(biāo)四），

 

以上事實(shí)有商標(biāo)檔案在案佐證。

 

我局認(rèn)為，2019年4月23日修正的《商標(biāo)法》已于2019年11月1日起實(shí)施，鑒于本案爭(zhēng)議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的日期為2013年《商標(biāo)法》實(shí)施期間的2016年4月28日，故我局針對(duì)本案的實(shí)體問題適用2013年《商標(biāo)法》、程序問題適用現(xiàn)行《商標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)行審理。現(xiàn)行《商標(biāo)法》第七條屬于總則性規(guī)定，其立法精神已體現(xiàn)在《商標(biāo)法》其他具體條款中，因此，我局將適用《商標(biāo)法》的具體條款對(duì)本案進(jìn)行審理。根據(jù)申請(qǐng)人的理由及提交的證據(jù)材料，本案焦點(diǎn)問題可歸納為：1、爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)一至三是否構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。2、爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)是否違反2013年《商標(biāo)法》第十三條第三款之規(guī)定。3、爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)是否違反2013年《商標(biāo)法》第三十二條之規(guī)定。

 

關(guān)于焦點(diǎn)問題1：由審理查明第2項(xiàng)可知，引證商標(biāo)二中部分商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)日及引證商標(biāo)三的初步審定日均晚于爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日，故本案應(yīng)同時(shí)適用2013年《商標(biāo)法》第三十條和第三十一條進(jìn)行審理。爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)三的文字構(gòu)成、呼叫、含義及整體視覺效果均存有一定差異，可以相區(qū)分。故爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)三均未構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。

 

爭(zhēng)議商標(biāo)由顯著識(shí)別英文“DEGU”和“BWIM”、“十字圖案”及“斜條紋圖案”組合而成，英文部分與引證商標(biāo)一的顯著識(shí)別英文“BMW”在字母組成、視覺效果上十分相近，整體含義亦無明顯區(qū)別；圖案部分與引證商標(biāo)二在圖形要素、外觀設(shè)計(jì)及整體視覺效果上高度相像，故爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)一、二均應(yīng)判為近似商標(biāo)。爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用的服裝等商品與引證商標(biāo)一、二核定使用的服裝、鞋、帽等商品屬于同一種或類似商品。若爭(zhēng)議商標(biāo)與上述兩引證商標(biāo)共存使用極易造成相關(guān)消費(fèi)者對(duì)商品的來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。因此，爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)一、二已分別構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)違反了2013年《商標(biāo)法》第三十條的規(guī)定。

 

關(guān)于焦點(diǎn)問題2：鑒于申請(qǐng)人在與爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用的同一種或類似商品上已有在先注冊(cè)的商標(biāo)，故本案無需適用2013年《商標(biāo)法》第十三條第三款進(jìn)行審理。

 

關(guān)于焦點(diǎn)問題3：爭(zhēng)議商標(biāo)由英文“DEGU BWIM”和圖形構(gòu)成，整體與申請(qǐng)人《M及圖》、《圖形》等系列美術(shù)作品未構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似，故尚不能認(rèn)定爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)侵犯了申請(qǐng)人的在先著作權(quán)。另，鑒于申請(qǐng)人在與爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用的同一種或類似商品上已有在先注冊(cè)的商標(biāo)，故本案亦無需適用2013年《商標(biāo)法》第三十二條“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)……，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”進(jìn)行審理。

 

此外，申請(qǐng)人主張爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)違反2013年《商標(biāo)法》第四條及第十條第一款第（八）項(xiàng)的規(guī)定，該主張缺乏事實(shí)依據(jù)，我局不予支持。在申請(qǐng)人的相關(guān)權(quán)益于本案中已經(jīng)通過2013年《商標(biāo)法》的其他條款予以保護(hù)的情況下，本案不再適用2013年《商標(biāo)法》第四十四條第一款的規(guī)定進(jìn)行審理。

 

綜上，申請(qǐng)人無效宣告理由部分成立。

 

依照2013年《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第三十條、現(xiàn)行《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第四十四條第三款、第四十五條第一款和第二款、第四十六條的規(guī)定，我局裁定如下：

 

爭(zhēng)議商標(biāo)予以無效宣告。

 

當(dāng)事人如不服本裁定，可以自收到本裁定書之日起三十日內(nèi)向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴，并在向法院遞交起訴狀的同時(shí)或者至遲十五日內(nèi)將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我局。 合議組成員:卓慧 張文 許建明 2020年07月23日